Nella serie di articoli di LegalBlink sulle tematiche legali del mondo eCommerce, questa volta parliamo di marchi e della loro tutela.

Internet è uno strumento in grado di fornire molta visibilità a un brand. Tuttavia, tale visibilità espone maggiormente il brand al rischio che questo possa essere utilizzato illegittimamente da terzi.

Il marchio costituisce un patrimonio aziendale. Infatti, è uno strumento comunicativo fortissimo, in grado di permettere alle persone di distinguere prodotti e servizi e di esprimere i valori che contraddistinguono un brand.

Un imprenditore digitale non può correre il rischio che questo importante elemento venga utilizzato illegittimamente da terzi, per questo motivo è fondamentale che effettui la Registrazione del marchio. La registrazione garantisce al titolare un uso esclusivo dello stesso, tutelandolo dalle contraffazioni.

Di seguito analizzeremo che caratteristiche deve avere un marchio per poter essere registrato e come effettuare una registrazione.

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Cosà può essere definito “Marchio”

Il marchio in un eCommerce è un elemento in grado di contraddistinguere i prodotti o i servizi forniti da un eCommerce rispetto a quelli forniti da un sito concorrente.

Può essere registrato come marchio qualsiasi segno in grado di:

• distinguere i prodotti o i servizi di un eCommerce da quelli di un concorrente;
• essere rappresentato graficamente.

L’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i) effettua un elenco dei segni idonei a essere registrati come marchi, ovvero:

“tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche”.

Quindi, i marchi che possono essere registrati come marchi d’impresa sono i seguenti:

• Marchio denominativo: il marchio costituito esclusivamente da parole, lettere, cifre o altri caratteri tipografici standard. Le parole, che costituiscono un marchio denominativo possono avere un significato o essere di fantasia (si pensi al marchio “Rolex”);
• Marchio figurativo: il marchio si compone di elementi grafici, un’immagine o un logo (un esempio noto è la mela della “Apple”). L’elemento grafico può essere combinato anche con una parte testuale (es. “Barilla”).
• Marchio di forma: alcune volte la funzione distintiva è individuabile nella forma del prodotto o nella sua confezione (es. bottiglia della “Fanta”). Tuttavia, per poter essere registrata come marchio tale forma dovrà possedere una mera funzione distintiva e non una connotazione tecnica o artistica.
• Marchio di colore: il marchio può essere costituito esclusivamente da un colore o una combinazione di colori (un esempio il colore “Blu Tiffany”).
• Marchio di suono: il marchio costituito da una melodia, da un motivetto musicale o da una sequenza di suoni, come ad esempio il suono caratterizzante l’avvio del sistema operativo “Windows”.
• Marchio olfattivo: il marchio costituito da una fragranza (es. profumo di erba tagliata per la vendita di palline da tennis).

I marchi che più comunemente sono oggetto di registrazione negli eCommerce sono i marchi denominativi e figurativi.

Requisiti che il marchio deve avere per poter essere registrato

Il marchio per poter essere oggetto d registrazione deve possedere le seguenti caratteristiche:

• Novità

Il marchio non può essere definito nuovo se esso è identico o simile a altri marchi già registrati in precedenza per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli che vorresti vendere nel tuo eCommerce.

Inoltre, il marchio notorio (marchio noto al pubblico che gode dello stato di rinomanza), oltre a non poter essere utilizzato da terzi per contraddistinguere prodotti e/o servizi identici o affini, non può esser utilizzato da terzi per contraddistinguere anche prodotti e/o servizi non affini (es. non è possibile utilizzare il marchio Coca-Cola per vendere giocattoli).

Tali principi sono definiti all’interno dell’art. 12 c.p.i.

• Capacità distintiva

La capacità distintiva è disciplinata nell’art. 13 c.p.i., il quale afferma che questa caratteristica viene a mancare quando i marchi siano costituiti esclusivamente da segni o parole divenuti di uso comune (es. Lusso, Extra) o nel caso siano costituiti esclusivamente da denominazioni descrittive dei prodotti o dei servizi venduti, un esempio un eCommerce che vende scarpe non può utilizzare il marchio “Scarpe”.

Attenzione! Per poter avere un marchio con una forte capacità distintiva e che garantisca una tutela nei confronti di terzi, è importante evitare un segno che abbia collegamenti concettuali tra marchio e prodotti e/o servizi ad esso associati.

La registrazione di un marchio debole, ovvero con una correlazione tra il marchio e prodotto e/o servizio, non può impedire ad un competitor l’utilizzo di quel segno.

Per finalità di marketing, potrebbe verificarsi la necessità di registrare un marchio debole. Con il tempo e con l’utilizzo del marchio, esso potrebbe acquistare capacità distintiva, come è avvenuto per esempio al marchio “EstaTHE” o “Lemon Soda”.

• Liceità e verità del segno

Ai sensi dell’art. 14 c.p.i., i marchi non possono essere contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume (un esempio non è possibile registrare come marchio il termine “Mafia”).

I marchi, inoltre, non possono essere decettivi, ovvero in grado di trarre in inganno il pubblico in relazione alla provenienza geografica, la natura e la qualità dei prodotti venduti (es. non è possibile registrare il marchio cotonella per contraddistinguere prodotti che non hanno, nella loro composizione, del cotone).

Consulenza di un esperto e ricerca di anteriorità

Se si desidera registrare un marchio è importante rivolgersi a un consulente esperto. Un esperto è infatti in grado di verificare se la registrazione di un marchio può essere effettuata o meno e se sussiste il rischio che la registrazione possa essere oggetto di contestazione da parte di soggetti titolari di un diritto anteriore.

In primo luogo, è infatti estremamente importante verificare se il marchio ha effettivamente tutti i requisiti sopra enunciati. La presenza di tali requisiti è infatti indispensabile per effettuare la registrazione del marchio del tuo eCommerce e perché essa vada a buon fine.

Il requisito che necessita di un esame particolarmente approfondito è quello della novità. Per verificare che non siano stati registrati marchi uguali o simili al marchio al tuo è importante effettuare una ricerca di anteriorità.

Tale ricerca deve essere effettuata consultando varie banche dati. A titolo esemplificativo la banca dati dell’UIBM, del EUIPO e di TMview.

Tale ricerca permette di individuare se sono già stati registrati marchi uguali o affini al marchio che vorresti registrare e se tale marchio è utilizzato per contraddistinguere prodotti e/o servizi identici o affini a quelli che vorresti vendere nel tuo eCommerce.

Questa ricerca, quindi, permette di verificare che il marchio abbia il requisito della novità e se esso può essere oggetto di registrazione.

Come registrare un marchio

L’esclusività del marchio, derivante dalla registrazione, ha una valenza territoriale.

Per questo motivo è importante stabilire il territorio in cui si ha intenzione di operare nell’eCommerce, e nel quale si desidera tutelare il proprio marchio.

La registrazione può essere effettuata presso:

• UIBM (Uffizio Italiano Brevetti e Marchi), in questo caso il marchio sarà tutelato solo in Italia
• EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), il quale consente la registrazione di un marchio dell’Unione Europea con valenza in tutti i paesi dell’UE
• Ufficio nazionale, effettua la registrazione del marchio in un determinato Stato, la registrazione avrà valenza nello Stato in oggetto (es. se si desidera registrare il marchio in Cina è possibile rivolgersi al Cina Trademark Office)
• WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale), ufficio dove è possibile richiedere l’estensione internazionale di un marchio. In questo caso è possibile estendere la tutela di un marchio già registrato ad altri paesi che devono essere specificamente indicati.

Un ulteriore elemento da definire è il settore merceologico in cui s’intende operare. La registrazione di un marchio deve essere realizzata in relazione ad una classe, la quale ricomprende determinati prodotti o servizi.

A livello internazionale si prende come riferimento la Classificazione di Nizza, costituita da innumerevoli classi merceologiche che contraddistinguono prodotti e servizi. L’uso esclusivo è tutelato solo per la vendita dei prodotti o servizi della classe/i oggetto di registrazione. Quindi due marchi simili possono coesistere qualora i prodotti o i servizi ad essi corrispondenti non siano affini.

Attenzione! Una volta effettuata la registrazione del marchio per determinate classi non sarà più possibile estendere quella registrazione per altre classi. Sarà quindi necessario effettuare una nuova registrazione.  Nel caso tu abbia intenzione, nel prossimo futuro, di espandere il tuo eCommerce ad altre classi merceologiche potrebbe essere conveniente effettuare un’unica registrazione ricomprendendo tutte le classi di tuo interesse.

Tutela del dominio

Un ulteriore beneficio che apporta la registrazione del marchio, utile specialmente per chi detiene un eCommerce, è la possibilità di tutelare il proprio nome a dominio.

L’art. 22 del c.p.i. a tal riguardo enuncia quanto segue:

“È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attivita’ economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio”

Da ciò ne deriva che in titolare di un marchio registrato può tutelare il dominio del suo eCommerce tramite l’applicazione delle norme sui segni distintivi.

Il nome a dominio viene quindi considerato un vero e proprio segno distintivo meritevole di tutela. L’utilizzo di un nome a dominio, da parte di un terzo, uguale o simile al marchio registrato può trarre in confusione il pubblico sull’effettiva provenienza di quei prodotti o servizi da un eCommerce piuttosto che da un altro.

Mediante la registrazione del marchio anche il dominio riceve tutela. Infatti, qualora un terzo decidesse di registrare un nome a dominio uguale o simile al tuo, preventivamente registrato, potrai pretendere la cessazione del suo utilizzo o la sua riassegnazione.

Conclusioni

In marchio costituisce un importante asset per ogni eCommerce.

Il marchio è l’elemento che permette di:

• distinguere i prodotti o servizi forniti da un eCommerce
• rammentare al cliente determinate caratteristiche e qualità dei prodotti venduti nell’eCommerce
• trasmettere un messaggio ed esprimere i valori che contraddistinguono l’eCommerce

La tutela del marchio è fondamentale se desideri vendere i tuoi prodotti o servizi in un eCommerce.

La registrazione ti garantisce l’uso esclusivo dello stesso. In questo modo avrai gli strumenti e la tutela per poter contestare l’utilizzo illegittimo del tuo marchio da parte di un competitor.

La mancata registrazione di un marchio potrebbe costituire un rischio e non garantire tutela in caso di contraffazione.