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Questo articolo è stato scritto da Claudio Tamburrino. Laureato in scienze politiche e con un LL.M. in Intellectual Property, Claudio lavora come giornalista, occupandosi di tecnologie digitali e proprietà intellettuale.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ECJ) si è espressa sulla possibilità di proteggere come segno distintivo la forma di un prodotto, sulle limitazioni a tale possibilità ed in particolare sul diritto di Nestlé di rivendicare come marchio la forma delle barrette Kit Kat.

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Quella dei marchi non tradizionali, cioè l’utilizzo come segni distintivi di elementi particolari, che possono andare da una forma tridimensionale ad un particolare suono, è una delle questioni calde della proprietà intellettuale: le diverse autorità giudiziarie nazionali si trovano a dover capire come e quando garantire l’esclusiva su tali segni alle aziende che ne dimostrano il carattere distintivo.

Si tratta di un dibattito particolarmente rilevante sia rispetto alle evoluzioni del marketing che tendono a caratterizzare in modi e forme alternative i prodotti commercializzati, sia rispetto alle nuove possibilità offerte dalle tecnologie.

Caso Kit Kat: tutto per una barretta, anzi quattro

L'occasione per affrontare tali questioni è stata offerta dal caso C-215/14 (16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd), recentemente deciso dalla Corte di Giustizia UE, relativo alla possibilità di registrare come marchio tridimensionale i quattro parallelepipedi che costituiscono la barretta Kit Kat: la vicenda risale al 2010, quando Société des Produits Nestlé SA ha fatto richiesta nel Regno Unito di registrazione della forma di tale snack nella classe merceologica 30.

Ad opporsi a tale richiesta è stata l'azienda britannica di prodotti alimentari e bevande Cadbury: le due si erano peraltro già fronteggiate in materia di proprietà intellettuale nel 2008, quando era stata l'azienda svizzera a presentare opposizione ad una richiesta di Cadbury di registrazione come marchio britannico del colore viola (Pantone 2685C).

Nel caso Kit Kat, Cadbury aveva ottenuto una prima decisione favorevole davanti all’Ufficio dei marchi del Regno Unito, che aveva negato la possibilità di registrare come marchio la forma della barretta di cioccolato: secondo l’esaminatore non sarebbero stati sufficienti a dimostrare l’acquisita distintività della forma i risultati di un sondaggio condotto da Nestlé secondo cui il 90% dei consumatori assocerebbe le quattro barrette rettangolari dello snack ai Kit Kat.

Inoltre, l’Ufficio dei marchi del Regno Unito aveva ritenuto che la barretta Kit Kat ricomprendesse tre caratteristiche essenziali, imposte dalla natura stessa del prodotto e necessarie per ottenere un risultato tecnico, respingendo quindi la domanda di registrazione anche sulla base di due degli impedimenti assoluti previsti in materia di marchi di forma.

Il caso, a seguito dei ricorsi delle due contendenti, è proseguito davanti alla High Court of Justice (England & Wales), che ha deciso di chiedere, tramite rinvio pregiudiziale, alla Corte di Giustizia europea di chiarire i concetti della normativa europea relativi alla registrazione dei marchi 3D e alla nozione di “carattere distintivo acquisito a seguito dell’uso”  nell’ambito della Trade Marks Directive 2008/95/EC.

Trapezi e rettangoli, come si determina la possibilità di registrare un marchio 3D

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Per quanto, infatti, la giurisprudenza europea sia già consolidata sulla possibilità di registrare come marchi forme tridimensionali (un caso emblematico proprio per l’industria dolciaria è rappresentato dal trapezio caratteristico del Toblerone), Cadbury contestava a Nestlé di non aver prodotto sufficienti prove del carattere distintivo della forma e che la stessa fosse imposta dalla natura stessa del prodotto e da necessità funzionali di dimensione ed utilizzo: innanzitutto la forma dei Kit Kat sarebbe distintiva agli occhi dei consumatori solo in associazione con i colori; inoltre il logo e le barrette a parallelepipedo sarebbero caratteristiche comuni agli snack di cioccolato; infine le rientranze che dividono le quattro barrette dei Kit Kat sarebbero determinate dal processo produttivo e dalla necessità di spezzarle facilmente, con il numero che deriverebbe invece direttamente dalle dimensioni di una barretta di cioccolata e dalle macchine esistenti per produrle.

I giudici europei hanno affrontato tali argomenti rispetto all’art. 3.1 e) i) e ii), secondo cui un marchio non può essere costituito esclusivamente da una forma determinata dalla natura dei beni o che sia necessaria ad ottenere un determinato risultato tecnico, e all’art. 3.3. della Trade Marks Directive 2008/95/EC, relativo all’istituto giuridico del secondary meaning, e sono arrivati ad una decisione preliminare il 16 settembre che, benché interpretata in alcuni commenti come una sconfitta di Nestlé, sembra in realtà in parte favorevole ad essa.

Per quanto, infatti, la Corte europea abbia ribadito che per poter essere registrata come marchio una forma debba provare di essere distintiva di un determinato prodotto di per sé, senza cioè l’aggiunta di ulteriori caratteristiche (come per esempio il colore del packaging o l’associazione con un logo), essa ha anche spiegato che la registrazione di una forma può solo essere rifiutata in base alle condizioni stabilite dall'Articolo 3.1 (e) i) e ii) della Trade Marks Directive (TMD), vale a dire se la natura è direttamente correlata al bene e se è necessaria ad ottenere un risultato tecnico.

A tal proposito, peraltro, i giudici, dopo aver confermato che una forma non è registrabile allorché sussista uno degli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 3.1 (e), hanno specificato che la forma delle barrette non rientrasse nella definizione di “forma necessaria ad ottenere un risultato tecnico” sulla base dell’interpretazione data dalla Cadbury e dall’Ufficio dei marchi del Regno Unito, in quanto i metodi di produzione non sono fattori determinanti per stabile le caratteristiche funzionali essenziali della forma di un prodotto: cioè non è il processo produttivo a poter determinante la funzionalità di una forma.

La sentenza per Nestlé

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Per questo, anche se alcuni osservatori hanno letto nella sentenza un nuovo ostacolo per le aziende interessate a rivendicare attraverso la proprietà intellettuale sui marchi l’esclusiva sulle forme associate a determinati prodotti, una corretta analisi mostra come sia in realtà favorevole a Nestlé ed in generale ai titolari di marchi non tradizionali come sono appunto quelli di forma.

Anche per questo Nestlé si è detta “molto soddisfatta della decisione” e “fiduciosa della prossima decisione dell’Alta Corte britannica”.

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